Распоряжение исключительными правами на объект интеллектуальной собственности осуществляется путем заключения следующих договоров:
— Договор об отчуждении исключительного права (уступка Патента, уступка Свидетельства);
— Лицензионный договор (лицензия на товарный знак, лицензия на изобретение и т.п.);
— Сублицензионный договор (сублицензия на товарный знак, на изобретение и т.п.);
— Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга).
Законодательством Российской Федерации устанавливается имущественное исключительное право на такие объекты интеллектуальной собственности, как: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, программы для ЭВМ, базы данных и пр.
При создании определенного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации автор (изобретатель/патентообладатель) результата интеллектуальной деятельности или правообладатель средства индивидуализации обладает исключительными правами на него. Это право заключается в использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации непосредственно обладателем этого права, а также возможность разрешать или запрещать использование другим лицам.
Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность обладателя исключительного права распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, т.е. это исключительное право может быть передано другим лицам. Осуществить передачу может непосредственно автор (изобретатель/патентообладатель), правообладатель или его уполномоченный, причем происходить такая передача может неограниченное количество раз.
Распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности – это возможность правообладателя (патентообладателя) продать (уступить) объект интеллектуальной собственности или предоставить право его использования любым заинтересованным третьим лицам.
Распоряжение исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации возможно разными способами, в числе которых передача исключительного права в полном объеме (которое происходит в результате заключения договора об отчуждении исключительного права, в этом случае правообладатель/патентообладатель полностью уступает свои охраняемые законом исключительные права), а также предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в ограниченных пределах (происходит в результате заключения лицензионного/сублицензионного договора, а также договора коммерческой концессии, в этом случае другие лица могут использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания и пр. в предусмотренных договором пределах).
Благодаря заключению таких договоров правообладатель (патентообладатель) обретает возможность получить определенную прибыль за счет использования другими лицами объекта интеллектуальной собственности или за счет продажи исключительного права на объект интеллектуальной собственности.
Если правообладателями (патентообладателями) являются несколько лиц, то распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности осуществляется ими совместно.
В случае, если вас интересует, как продать патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или купить его (уступка патента), придется прибегнуть к заключению договора об отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность. В результате заключения такого договора осуществляется передача исключительного права другому физическому или юридическому лицу. Моментом передачи исключительного права является момент государственной регистрации перехода исключительного права в Государственном реестре. Обычно договор заключается по аналогии с договором купли-продажи, но в некоторых случаях может включать в себя условия дарения, мены, сочетаться с элементами договора подряда. По такому договору отчуждение прав происходит в пользу нового патентообладателя полностью.
Кроме того, путем заключения договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, патентообладатель вправе как отказаться полностью от своих прав, уступив их другому лицу, так и принять в состав патентообладателей других лиц для совместного владения, использования и распоряжения результатом интеллектуальной деятельности.
Если вы хотите продать товарный знак или купить товарный знак (уступка товарного знака), чтобы впоследствии использовать его в своей предпринимательской деятельности, необходимо также оформить договор об отчуждении исключительного права на такой товарный знак и зарегистрировать переход исключительного права в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По договору об отчуждении товарного знака одна сторона (правообладатель) гарантирует другой стороне за вознаграждение передать в полном объеме исключительное право на товарный знак. При этом новый владелец будет вправе использовать в своей предпринимательской деятельности принадлежащие ранее правообладателю исключительные права. При этом Сторонами договора об отчуждении товарного знака могут быть только юридические лица и/или индивидуальные предприниматели.
По такому же принципу происходит продажа зарегистрированных в Роспатенте объектов авторского права, таких как программы для ЭВМ, базы данных.
Если вы хотите передать право на использование своего изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения или хотите обрести такое право, то вам нужно заключить лицензионный/сублицензионный договор, договор коммерческой концессии (лицензия на товарный знак, лицензия на изобретение, лицензия на полезную модель и т.п.), при этом необходимо учитывать, что данные договоры, по общему правилу, могут носить возмездный или безвозмездный (на основании взаимных договоренностей) характер и заключаются в письменном виде. При этом лицензионный/сублицензионный договор должен содержать все существенные его условия.
Лицензионные договоры могут быть разных видов:
- Простая неисключительная лицензия – в этом случае правообладатель/патентообладатель (лицензиар) сохраняет право заключать аналогичный договор с другими лицами;
- Исключительная лицензия – в этом случае лицензиар обязуется не выдавать право на использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам, но сохраняет за собой право самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности;
- Полная исключительная лицензия — в этом случае лицензиар не только обязуется не выдавать право на использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам, но также не сохраняет и за собой права самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности.
Разновидностью лицензионного договора является договор коммерческой концессии, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется передать другой стороне (пользователю) за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Такой договор предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
При регистрации предоставления права использования по лицензионному договору действует правило, что если в договоре отдельно не оговорено, на каких именно условиях (исключительной или неисключительной лицензии) он заключен, такой договор автоматически признается договором с простой неисключительной лицензией.
Кроме того, возможно заключение сублицензионного договора, согласно которому лицензиат (тот, кто приобретает право) может передавать право на использование объекта интеллектуальной деятельности другому лицу.
Обратите внимание, что при отсутствии регистрации предоставления права использования по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии, а также отсутствии регистрации перехода исключительного права по договору об отчуждении (уступки) или без договора в Роспатенте, предоставление права использования или переход исключительного права считаются несостоявшимися.
Мы поможем вам разобраться в тонкостях оформления договоров и возьмем на себя рутинную работу по их заключению и регистрации распоряжения исключительным правом на Ваши объекты интеллектуальной собственности.
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 — 419) и о договоре (статьи 420 — 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240).
4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.
5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.
Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что указанный срок составляет пять лет.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что это территория Российской Федерации.
В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в нем условия использования не могут быть ограничены.
Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае, если правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату.
Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на объект смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта не применяются к открытым лицензиям (статья 1286.1).
1. Исключительное право представляет собой легальную монополию правообладателя по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Наряду с правом использования правообладателю принадлежит право распоряжения исключительным правом на названные объекты, которое впервые определено законодателем как особое правомочие. Право распоряжения включает в себя заключение договора об отчуждении исключительного права, лицензионного и других договоров.
Так, правообладатель может распорядиться исключительным правом путем завещания, передачи исключительного права при реорганизации юридического лица и др. Как отмечается в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации.
2. Договоры о распоряжении исключительными правами имеют много общего с договорами о передаче имущества в собственность и в то же время — специфические признаки, обусловленные особым предметом.
По договорам о передаче имущества в собственность передается материальный объект, по договорам об отчуждении исключительного права — право на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав).
После перехода права собственности на вещь продавец не может продать ее еще раз, при передаче материального объекта во временное пользование его нельзя одновременно передать другому лицу. Покупатель становится единственным собственником, а арендатор — единственным пользователем. При предоставлении прав на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав) первоначальный правообладатель вправе передать аналогичные права иным лицам (на исключительных или неисключительных условиях, но на другие способы, территорию и т.д.). А при отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности за автором могут сохраняться права, следующие за объектом (право доступа, право следования и др.).
К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о переходе риска случайной гибели товара, об исполнении обязательства в натуре, о последствиях непередачи товара, о возмещении убытков, причиненных неисполнением договора автором в силу «творческой неудачи», о сроках доставки, о досрочном исполнении договора правообладателем по передаче права, о вручении товара пользователю, о способах и месте доставки, о готовности товара к передаче, о таре и об упаковке, о гарантийных сроках, сроках годности и сроках службы и т.п.
Приобретатель прав по договору о распоряжении исключительными правами имеет возможность ознакомиться с объектом интеллектуальных прав, как и любое другое лицо, зачастую без обращения к правообладателю (информация о большинстве объектов публикуется или общеизвестна).
3. Наряду с договорами об отчуждении исключительного права, лицензионными договорами и договорами залога исключительного права условия о распоряжении исключительным правом могут содержаться и в других договорах, в том числе в договоре доверительного управления исключительными правами, коллективного управления, коммерческой концессии, договоре поручения, комиссии, агентском договоре, договоре простого товарищества, брачном договоре, сделках с предприятием, в состав которого входят исключительные права.
4. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным договорам подлежат применению положения части первой ГК РФ об обязательствах, о договорах, а также о сделках, в частности: об условиях действительности, о недействительности сделок и их последствиях, об исполнении обязательств, обеспечении исполнения обязательств, о перемене лиц в обязательстве, об ответственности за нарушение обязательств, о прекращении обязательств, понятии и условиях договора, порядке заключения, изменения и расторжения договора.
5. В п. 3 комментируемой статьи имеются в виду такие договоры, по которым передаются полномочия на использование результатов интеллектуальной деятельности. Передача отдельных правомочий, а не исключительного права в полном объеме свидетельствует о лицензионном характере договора. Правовая природа договора о распоряжении исключительным правом определяется путем установления его направленности и предмета договора, в том числе путем толкования договора (ст. 431 ГК). Презумпция заключения договора об отчуждении исключительного права действует в отношении сложных объектов (см. комментарий к ст. 1240 ГК). Это не исключает возможности заключения лицензионных договоров, которые также могут быть определены путем толкования.
В соответствии с принципом свободы договора (ст. 421 ГК) правообладатель может заключить договор об отчуждении доли в исключительном праве, не предусмотренный, но и не запрещенный гражданским законодательством, что приведет к режиму сообладания несколькими лицами исключительным правом на охраняемый объект.
6. Статьей 336 и п. 5 комментируемой статьи допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога. Кроме того, предметом залога могут быть и иные имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, а именно права, возникающие из лицензионных договоров.
В качестве предмета залога личные неимущественные права, имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительные права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров.
При залоге исключительного права подлежат применению положения ст. 334 — 358 ГК РФ и Закона РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.
В договоре о залоге исключительных прав должны быть определены характеристика исключительного права, в том числе результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и основание его приобретения, срок действия права, а также обязанность залогодателя поддерживать существование исключительного права в пределах этого срока, принимать меры для защиты заложенного права. Предмет договора о залоге исключительного права определяется применительно к п. 6 ст. 1235 ГК РФ путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).
Срок действия исключительного права установлен законом и должен быть указан в договоре о залоге при характеристике исключительного права.
В договоре о залоге должно быть определено, заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме либо право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к п. 1 ст. 1235 ГК).
При залоге прав, приобретенных по лицензионному договору, в договоре о залоге должен быть указан лицензиар, согласие которого необходимо для залога, а также другие характеристики права: территория действия права, способы использования, вид лицензии, виды товаров, работ и услуг (если предметом залога являются права на товарный знак), указание в лицензионном договоре на возможность сублицензии. В том случае если в залог передаются права, приобретенные по договору, то необходимо указать те обязанности, которые еще не исполнены залогодателем по данному договору (например, обязанность выплатить авторское вознаграждение).
Основанием залога исключительных прав является только договор.
Согласно п. 3 ст. 335 ГК РФ залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Согласно п. 6 ст. 340 ГК РФ договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем, в том числе на уже созданные, но еще не зарегистрированные объекты патентного права, товарные знаки и др.
В отношении объектов авторского права снято ограничение, ранее установленное положением п. 5 ст. 31 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», согласно которому предметом договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем.
Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в порядке, установленном ст. 349 ГК РФ.
Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно по правилам п. 2 ст. 349 ГК РФ как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.
Распоряжение исключительным правом возможно двумя способами: путем отчуждения права (заключения договора об отчуждении исключительного права) или путем предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности в установленных договором пределах (заключения лицензионного договора).
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
По общему правилу, данные договоры носят возмездный, консенсуальный и взаимный характер.
При отсутствии в возмездном договоре о распоряжении исключительным правом условия о цене (размере вознаграждения или порядке его определения) договор считается не заключенным.
Договоры о распоряжении исключительным правом заключаются, как правило, в письменной форме, а в случаях, указанных в ГК РФ, подлежат государственной регистрации.
Виды лицензионных договоров:
- простая (неисключительная) лицензия – лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам;
- исключительная лицензия – лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам в отношении данного способа использования объекта интеллектуальной собственности.
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Сублицензионный договор – договор, по которому лицензиат при письменном согласии лицензиара может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
Принудительная лицензия – предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности на основании решения суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Специальное правовое регулирование предусмотрено Гражданским кодексом РФ для использования результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (кинофильма, театрально-зрелищного представления, единой технологии и т. п.). Организатор создания сложного объекта приобретает право указывать свое имя (наименование) и право на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности по договорам об отчуждении права (если интеллектуальный продукт специально создан для сложного объекта) или лицензионным договорам. При этом лицензионные договоры заключаются на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.