Содержание
Одним из способов реализации исключительного права на товарный знак является разрешение его использования (выдача лицензии) любым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. При наличии такого разрешения указанные лица получают возможность использовать знак в своей коммерческой деятельности, в частности:
- размещать товарный знак при продвижении своей продукции
- на товарах (упаковке),
- на рекламных материалах,
- на интернет сайте;
- регистрировать
- соответствующее фирменное наименование,
- доменные имена;
- выдавать сублицензии.
Объем прав, предоставляемых лицензиату владельцем товарного знака, различается в каждом отдельном случае и определяется лицензионным договором на использование товарного знака.
Лицензионный договор на использование товарного знака может предусматривать один из двух видов лицензий.
- Если владелец товарного знака оставляет за собой право разрешать его использование иным лицам (кроме лицензиата по договору), то лицензия называется простой (неисключительной).
- В случае если правообладатель утрачивает возможность выдавать иные лицензии, лицензия считается исключительной. При этом лицензиар лишается права самостоятельно использовать свой товарный знак, если обратное особо не оговорено в договоре. Указанные ограничения относятся только к тем видам использования, право на которые в соответствии с договором предоставляется лицензиату.
Вместо лицензионного договора на товарный знак стороны могут подписать договор коммерческой концессии, если одновременно с правом на использование товарного знака передается право на использование других объектов интеллектуальной собственности.
Поскольку исключительное право на товарный знак подлежит государственной регистрации, то и предоставление этого права третьему лицу также должно быть зарегистрировано Роспатентом.
По умолчанию лицензионный договор действует в течение пяти лет на всей территории действия охраняемого права, то есть на территории Российской Федерации. Стороны могут сузить территорию и предусмотреть иной (не выходящий за пределы срока действия самого права) срок действия лицензии.
В настоящее время в России не производится регистрация лицензионного договора на использование товарного знака. Регистрации подлежит не договор, а предоставление исключительного права. Отсутствие регистрации не делает недействительным сам лицензионный договор, который признается действующим для его сторон с указанной в нем даты. Вместе с тем, для любых третьих лиц предоставление права на использование товарного знака вступает в силу с момента его государственной регистрации. Такой порядок регистрации достаточно удобен для лицензиара и лицензиата. Стороны могут представить в Роспатент не полный текст договора, а только выдержки из него или совместную декларацию. Таким образом, те условия договора, которые стороны считают конфиденциальными, в регистрирующий орган можно не представлять.
Российское законодательство также регламентирует государственную регистрацию залога исключительного права на товарный знак.
Мы подготавливаем необходимые документы для государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак и подаем их для государственной регистрации.
При заключении договора с государственным заказчиком исполнитель зачастую вынужден использовать форму договора, предложенную заказчиком. Не являются исключением и сублицензионные договоры. Такая же ситуация может сложиться и при оформлении сублицензии не только с государственным заказчиком, но и с другой коммерческой организацией. В этой ситуации возникает вопрос об объеме прав и обязанностей, которые могут быть переданы лицензиатом в пользу сублицензиата с учетом условий, указанных в основном лицензионном договоре. Рассмотрим проблемы, связанные с особенностями передачи прав по сублицензионному договору, а также проанализируем сопутствующие риски с гражданско-правовой и налоговой точек зрения.
Приведем условную ситуацию. Исполнитель (далее также — лицензиат) является стороной лицензионного договора, по которому приобретает неисключительные права на программное обеспечение (ПО) с целью последующей передачи этих прав государственному заказчику (далее также — заказчик, сублицензиат) по сублицензионному договору.
Лицензионным договором предусмотрено, что лицензиат имеет право на передачу прав на использование программного обеспечения по сублицензионному договору. В этом случае сублицензионный договор должен соответствовать условиям, предусмотренным в лицензионном договоре.
Лицензиат заключил с государственным заказчиком сублицензионный договор, условия которого не в полной мере соответствуют требованиям лицензионного договора. При этом лицензиату необходимо определить, существует ли риск признания заключенного сублицензионного договора нелицензионным и каковы вследствие этого риски доначисления НДС на стоимость переданных прав (льгота по НДС предусмотрена подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Оценка гражданско-правовых рисков
Риск переквалификации сублицензионного договора в иной вид договора
В силу п. 5 ст. 1238 Гражданского кодекса РФ к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. В соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать предмет договора и способы использования результата интеллектуальной деятельности.
В рассматриваемой ситуации сублицензиату передаются права на воспроизведение, инсталляцию, копирование, запуск и использование ПО в соответствии с его функциональным назначением.
В силу того что по лицензионному договору передаются права на определенный результат интеллектуальной деятельности, содержащийся на различных физических носителях, отношения по отчуждению прав могут смешиваться с отношениями по отчуждению носителя, и в этом случае существующая между сторонами договоренность может быть квалифицирована в отношения по купле-продаже (поставке).
Вместе с тем в Постановлении ФАС Московского округа от 1 сентября 2011 г. № КА-А40/9419-11 указано, что когда программное обеспечение передается не по лицензионному (сублицензионному) договору, а по договору поставки, то такой договор не содержит указания на способы использования продукта. Таким образом, если в лицензии (сублицензии) прописаны способы использования, то по данному критерию рассматриваемый сублицензионный договор следует относить к лицензионному типу договоров.
Кроме того, аналогичный вывод можно сделать исходя из того, что лицензиат обладал соответствующим правом на передачу прав на программное обеспечение в силу лицензионного договора с правообладателем. Реализация программных продуктов по договору поставки не предполагает передачу прав в обязательном порядке.
При этом отсутствие в сублицензионном договоре некоторых условий, предусмотренных в лицензионном договоре, не должно свидетельствовать об изменении гражданско-правовой природы сублицензионного договора, если в документе отражены существенные условия сублицензионного договора, предусмотренные для такого вида договоров законодательством (предмет, а также способы использования результата интеллектуальной деятельности).
Таким образом, вероятность переквалификации сублицензионного договора в гражданско-правовой договор иного типа можно оценивать как низкую.
Риск признания сублицензионного договора незаключенным или недействительным
1. В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или подзаконных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.
Как было указано ранее, существенными условиями лицензионного договора являются предмет и способы использования результата интеллектуальной деятельности, права на который передаются. С учетом п. 5 ст. 1235 ГК РФ к существенным для возмездного лицензионного договора следует отнести также условие о размере вознаграждения лицензиара.
Следовательно, если в сублицензионном договоре указаны предмет, способы использования результата интеллектуальной деятельности, а также размер вознаграждения, данный договор следует рассматривать как заключенный. Риски признания такого договора незаключенным отсутствуют.
2. Действующее законодательство предусматривает основания для признания сделок недействительными. Данные основания — так называемые пороки сделки — перечислены в ст. 168—179 ГК РФ. В частности, в силу ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
В силу п. 2 ст. 1238 ГК РФ по сублицензионному договору могут быть предоставлены права на использование ПО только в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены лицензионным договором. В связи с этим определяющее значение для оценки риска признания сублицензионного договора недействительным имеет соответствие его условий указанной императивной норме ГК РФ. Иными словами, риск признания сублицензионного договора недействительным зависит от того, в какой степени условия данного договора нарушают положения лицензионного договора о способах и пределах использования ПО. При этом нарушение условий лицензионного договора в части норм, не связанных с указанными положениями, следует рассматривать как основание для договорной ответственности, но не как предпосылку для признания договора недействительным.
Лицензионный договор может содержать ряд условий, которые следует включить в сублицензионный договор между лицензиатом и сублицензиатом. Данные условия в общем виде могут быть классифицированы в зависимости от того, направлены они на ограничение способов и пределов использования ПО или же они преследуют иную цель (например, информирование сублицензиата о порядке реализации сублицензионного договора, об особенностях эксплуатации ПО, не связанных с ограничением способов и пределов его использования).
К первому типу условий, по нашему мнению, можно отнести, например, такое положение лицензионного договора, которое разрешает использовать ПО только тому юридическому лицу, которое заключило сублицензионный договор. Особое внимание следует обратить на этот момент в случае, если сублицензионный договор предусматривает, что права на использование ПО передаются сублицензиату, а также территориальному органу сублицензиата (или его дочерним структурам — в случае с коммерческими организациями). При этом следует учитывать, что территориальные подразделения органов государственной власти в Российской Федерации, как правило, являются самостоятельными юридическими лицами . В этом случае предмет сублицензионного договора направлен на предоставление права использования ПО не только сублицензиату, но и другим юридическим лицам (его территориальным управлениям), что нарушает ограничение, установленное в обозначенном выше положении лицензионного договора. Таким образом, существует вероятность того, что лицензиат в указанной части нарушит пределы использования прав, предоставленных ему лицензионным договором, нарушив при этом императивную норму п. 2 ст. 1238 ГК РФ.
Как указал Тринадцатый ААС в Постановлении от 4 июня 2010 г. по делу № А56-29323/2009, исключительные права и права использования на программу для ЭВМ не являются абсолютными, они являются производными от результата интеллектуальной деятельности, т.е. их наличие или отсутствие у конкретного лица подлежит доказыванию, если данное лицо не является автором результата интеллектуальной деятельности. Следовательно, если у лица нет соответствующих полномочий, все его дальнейшие действия по осуществлению и распоряжению отсутствующими у него полномочиями ничтожны и не влекут за собой никаких юридических последствий, за исключением последствий их ничтожности (недействительности). Аналогичная позиция высказывается и в юридической литературе .
Таким образом, те условия сублицензионного договора, в которых лицензиат распорядился отсутствующими у него правами на ПО (например, предоставление права на использование ПО территориальным органам или дочерним компаниям сублицензиата в нарушение условий лицензионного договора), можно рассматривать как недействительные. Иные условия лицензионного договора, пусть даже и не отраженные в сублицензионном договоре, но вместе с тем не нарушающие способов и пределов использования ПО, установленных лицензионным договором, не могут являться основанием для признания сублицензионного договора недействительным.
Важно отметить, что в соответствии со ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не приводит к недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Поскольку в рассматриваемой ситуации сублицензиатом по сублицензионному договору выступает орган государственной власти, необходимость предоставления прав на использование ПО территориальным управлениям или дочерним компаниям может являться существенным условием для сублицензиата, и в отсутствие такой возможности сублицензионный договор не был бы заключен. Подобные требования к этому договору могли быть отражены в конкурсной (аукционной) документации, если право на заключение договора было предоставлено по результатам торгов.
Таким образом, сублицензионный договор может быть признан недействительным либо в той части, которая предоставляет сублицензиату больший объем прав, нежели принадлежащий лицензиату (по способам и пределам использования ПО), либо целиком, если будет установлено, что в отсутствие недействительных положений сублицензионный договор вообще не был бы заключен.
Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК РФ превышение способов и пределов использования результата интеллектуальной деятельности влечет за собой гражданско-правовую ответственность (компенсация по п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Кроме того, как указали суды высших инстанций, применение гражданско-правовой ответственности не исключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной ответственности . При этом признание договора недействительным, по нашему мнению, является самостоятельным последствием нарушения императивных норм законодательства. Вопрос о действительности договора должен рассматриваться обособленно от применения указанных видов юридической ответственности, поскольку недействительность сделки нельзя рассматривать в качестве одного из видов юридической ответственности.
Оценка налоговых рисков
Возможность обжалования сделки налоговым органом
Защита интеллектуальных прав может осуществляться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Одним из способов защиты интеллектуальных прав является применение последствий недействительности ничтожной сделки. Требование о применении таких последствий может быть предъявлено любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166 ГК РФ), в том числе, как это следует из Закона о налоговых органах , налоговым органом. Согласно правовой позиции Пленума ВАС РФ (Постановление от 10 апреля 2008 г. № 22) при установлении в ходе налоговой проверки факта занижения налоговой базы вследствие неправильной юридической квалификации налогоплательщиком совершенных сделок и оценки налоговых последствий их исполнения налоговый орган, руководствуясь подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, вправе самостоятельно изменить юридическую квалификацию сделок, статус и характер деятельности налогоплательщика и обратиться в суд с требованием о взыскании доначисленных налогов (начисленных пеней, штрафов). Однако, по мнению ВАС РФ, данное право может быть реализовано только в рамках контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Таким образом, право налогового органа на обращение в суд с требованием о признании сделки недействительной должно быть непосредственным образом связано с достижением налоговых целей — определением должной квалификации отношений сторон с целью применения соответствующих налоговых последствий. Однако в рассматриваемой ситуации признание факта передачи сублицензиату большего объема прав, нежели принадлежат лицензиату, не влечет за собой переквалификации налоговых последствий сделки, поскольку суть правоотношений сторон остается неизменной — передача прав по лицензионному договору. Поэтому нет оснований для оспаривания сделки с позиции нарушения налогового законодательства.
Налоговые последствия признания сделки недействительной
Рассмотрим вариант, когда сделка будет признана недействительной по иску иного заинтересованного лица (п. 2 ст. 166 ГК РФ). В этом случае правовая теория и правоприменительная практика признают, что, если сделка фактически исполнена, ее несоответствие нормам законодательства, регулирующим хозяйственную деятельность, значения для налогообложения не имеет (если иное прямо не предусмотрено НК РФ).
Само по себе заключение сублицензионного договора, без его реального исполнения, не влечет за собой налоговых последствий. Правовая теория исходит из того, что гражданско-правовая сделка не может признаваться в качестве юридического факта налогового права, поскольку иное означало бы, что налоговые последствия являются тем правовым результатом, на который она направлена, к которому устремлена воля участников сделки при ее совершении . Поэтому базой для налогообложения являются не сделки, а фактические действия, совершаемые во исполнение обязательств, возникших из сделок: передача вещей, уплата денег, выполнение работ и оказание услуг .
Данная позиция находит подтверждение и в арбитражной практике. Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ (информационное письмо от 17 ноября 2011 г. № 148) по смыслу п. 1 ст. 54 НК РФ налоговые последствия влекут за собой не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции, отражаемые в бухгалтерском учете. При этом налогообложению подвергается финансовый результат, формируемый по итогам налогового (отчетного) периода на основе данных регистров бухгалтерского учета, в том числе совокупности совершенных в этом периоде названных операций.
Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. № 22, оценка налоговых последствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, должна производиться налоговыми органами в порядке, предусмотренном налоговым законодательством. Если арбитражный суд пришел к выводу, что организация для целей налогообложения отразила операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем ее прав и налоговых обязанностей исходя из подлинного содержания спорной операции (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53).
В Постановлении ФАС Московского округа от 11 сентября 2012 г. по делу № А40-98646/11-99-438 отмечается, что согласно правовой позиции ВАС РФ отраслевое нормативное регулирование и нарушение этого регулирования сами по себе не ведут к возникновению негативных налоговых последствий, за исключением случаев, когда налоговое законодательство прямо устанавливает необходимость соблюдения соответствующих положений отраслевого законодательства (см., в частности, Постановления Президиума ВАС РФ от 18 сентября 2007 г. № 5600/07, от 19 апреля 2005 г. № 13591/04). В связи с этим ФАС Московского округа признал, что в данном деле при квалификации выплат положения ГК РФ не могут быть приняты во внимание.
Таким образом, даже в случае признания сублицензионного договора недействительным налогообложение операций, совершенных во исполнение указанной сделки, должно производиться с учетом ее действительного экономического смысла: налогообложению подлежит финансовый результат, формируемый по итогам налогового (отчетного) периода на основе данных регистров бухгалтерского учета, в том числе совокупности совершенных в этом периоде во исполнение сделки операций, независимо от того, какой объем прав был передан сублицензиату.
В заключение еще раз подчеркнем, что при наличии в сублицензионном договоре пороков, связанных с нарушением способов и пределов использования результатов интеллектуальной деятельности, имеются формальные основания для признания такого сублицензионного договора недействительным целиком или в части по ст. 168 ГК РФ.
Налоговый орган может реализовать свое право обжалования сделки лишь постольку, поскольку удовлетворение соответствующего требования направлено на выполнение задач налоговых органов, определенных в ст. 6 Закона о налоговых органах. Поэтому в рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, риск признания сублицензионного договора недействительным целиком или в части по иску налогового органа следует оценивать как «ниже среднего».
Данный вывод сделан на основе анализа территориальной структуры органов исполнительной власти Федеральной антимонопольной службы. Территориальные управления ФАС России являются самостоятельными юридическими лицами, поскольку имеют реквизиты, отличные от центрального аппарата ФАС России (другой ОГРН, ИНН).
Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве: Монография // СПС Консультант Плюс.
Пункт 15 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 марта 1991 г. № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации».
Овсянников С.В. К вопросу о соотношении материального и формального в налоговых спорах // Налоговые споры: опыт России и других стран: По материалам II Международной научно-практической конференции 21—22 ноября 2008 г. С. 231.
Типовой Лицензионный договор, расположенный в настоящем разделе, содержит основные необходимые (существенные) условия лицензионного договора о предоставлении не исключительной лицензии на использование товарного знака, однако данный договор носит примерный характер и не рекомендуется для использования из-за большого числа особенностей использования объектов интеллектуальных прав. Рекомендуем заказывать лицензионный договор у патентного поверенного. Консультация: (495) 921-22-31; Задать вопрос юристу
Типовой Лицензионный договор
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
г. _______________ «____» _______________ 200__ года
1. Предмет Соглашения
1.1. Лицензиар в соответствии с настоящим Соглашением предоставляет Лицензиату неисключительную Лицензию на товарные знаки (далее — Товарный знак), указанные в приложении о Товарном знаке к настоящему Соглашению в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Соглашением вознаграждение и использовать Товарный знак в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Используемые термины
3. Предоставление лицензии
3.1. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату на время срока действия данного Соглашения неисключительную, не подлежащую передаче, лицензию, включающую право использования Товарного знака для рекламной деятельности, продажи и маркетинга Продукции, реализуемой и распространяемой Лицензиатом на Территории, а также иной деятельности, связанной с продажей Продукции с указанием Товарного знака.
3.2. Лицензиар подтверждает, что у третьих лиц отсутствуют законно обоснованные права на переданную лицензию.
3.3. Лицензиар информирует Лицензиата о других заключенных им лицензионных соглашениях касательно Продукции в отношении Территории.
3.4. Лицензиат выполняет меры по контролю над качеством Продукции, предписанные действующим законодательством Российской Федерации, с целью обеспечения такого качественного минимума Продукции, который бы был не ниже качества такой же продукции, реализуемой Лицензиаром.
3.5. Лицензиат соблюдает другие стандарты, которые предписываются Лицензиаром на взаимно согласованной основе.
3.6. Лицензиат выражает согласие разрешать Лицензиару или его уполномоченному представителю проводить инспекцию в целесообразное время и при целесообразных обстоятельствах оборудования Лицензиата и предпринимать любые другие шаги, если существует разумная необходимость определить обеспечивает ли Лицензиат соответствие Продукции, реализуемой на рынке под Товарным знаком показательным образцам.
3.7. Лицензиат выражает согласие при использовании Товарного Знака обозначать их с применением знака ® или других подходящих обозначений.
3.8. Лицензиат не имеет права разрешать использование Товарного знака третьим лицам, если иное не предусмотрено дополнительным Соглашением Сторон.
4. Стандарты и Качество
4.1. Качество Продукции, реализуемой Лицензиатом, полностью соответствует действующему законодательству.
4.2. Качество товаров, реализуемых Лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров Лицензиара.
4.3. Лицензиат руководствуется и придерживается норм действующего законодательства о защите окружающей среды и производственной безопасности.
4.4. Лицензиат в согласованное Сторонами время и на согласованных Сторонами условиях предоставляет право доступа персоналу или представителям Лицензиара (за счет Лицензиара) на завод (иное помещение) для осуществления проверки производственного процесса (процесса реализации) и контроля качества Продукции. Весь персонал Лицензиара соблюдает правила и нормы завода (организации) Лицензиата.
5. Вознаграждение
5.2. Сумма продаж определяется в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения и Приложением о ценах на продукцию к настоящему Соглашению.
5.3. Денежные средства, указанные в пункте 5.1. настоящего Соглашения выплачиваются Лицензиатом путем перевода на банковский счет Лицензиара в течение сорока пяти (45) дней после завершения каждого календарного квартала в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в настоящем Соглашении. Выплачивая вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом, Лицензиат направляет Лицензиару также расчеты вознаграждения.
5.4. За просроченные выплаты вознаграждения Лицензиат несет неустойку в размере_______% (______________) годовых от суммы, указанной в пункте 5.1. настоящего Соглашения.
5.5. В соответствии с настоящим Соглашением вознаграждение выплачивается в __________________.
5.6. Лицензиар вправе, с привлечением независимого дипломированного бухгалтера (аудитора), назначенного Лицензиаром и одобренного Лицензиатом, проверять бухгалтерские документы, относящиеся к настоящему Соглашению, в целесообразное время (но не более 2 раз в год) с целью проверки точности отчетов и расчетов, предоставляемых Лицензиатом. Такие проверки проводятся в месте нахождения Лицензиата. Проверки бухгалтерской документации за любой финансовый год Лицензиата должны производиться в пределах трех (3) лет после окончания такого финансового года.
6. Конфиденциальность
6.1. Условия настоящего Соглашения, а также условия иных договоренностей Сторон составляют конфиденциальную информацию.
6.2. Разрешается передавать конфиденциальную информацию в отношении следующих лиц:
1) Заказчиков по мере необходимости для решения вопросов технического обслуживания заказчиков;
2) Правительственных органов, когда необходимо получить правительственное одобрение на производство или продажу;
3) Иных лиц в случаях предусмотренных законом, договором либо в целях защиты передаваемых по настоящему Соглашению прав Лицензиата.
7. Срок действия Соглашения и условия его расторжения
8. Чрезвычайное расторжение Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение может быть немедленно расторгнуто любой из Сторон в случае невыполнения другой Стороной любого из его условий и в случае, если это невыполнение не будет исправлено в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного уведомления об этом невыполнении.
9. Последствия расторжения
9.1. При расторжении настоящего Соглашения Лицензиат прекращает использование Товарного знака.
9.2. После прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться до тех пор, пока не будет окончательно урегулирован вопрос об обязательствах, которые возникли в период действия настоящего Договора, в частности вопрос о выплате Лицензиатом вознаграждения Лицензиару за использование Лицензиатом Товарного знака.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (проявлением сил природы, военными действиями, забастовкой, гражданскими волнениями, пожаром, эпидемией, принятием органом власти или управления акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения, нарушением функционирования технических средств и (или) используемого программного обеспечения и т.д.).
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону.
10.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны по взаимному согласию продолжают выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению.
11. Уведомления
11.1. Все уведомления, оговоренные настоящим Соглашением, должны передаваться заказной почтой или телефаксом согласно указанным реквизитам в настоящем Соглашении.
11.2. Срок действия уведомления начинается с даты получения уведомления по почте.
12. Передача прав
12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по отношению к данному Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
13. Порядок изменения и дополнения Соглашения
13.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными только в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде единого документа и подписаны Сторонами или надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
13.3. Все исправления в тексте настоящего Соглашения имеют юридическую силу только тогда, когда они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
13.4. После подписания настоящего Соглашения все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Соглашению, теряют силу, если они противоречат настоящему Соглашению или не соответствуют ему.
14. Применяемое законодательство
15. Порядок разрешения споров
15.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае их возникновения — разрешать их на основе взаимного согласия.
15.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами (в претензионном порядке).
15.3. Претензии, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, могут быть заявлены в течение трех месяцев после возникновения обстоятельств, служащих основанием для предъявления таких претензий.
15.4. Если Стороны не смогут в результате переговоров прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникшие между ними из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________________.
16. Заключительные положения
16.1. Местом заключения и местом исполнения настоящего Соглашения считается место нахождения Лицензиата.
16.2. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.3. Пять экземпляров подписываются обеими Сторонами, по одному для каждой Стороны и три экземпляра для предоставления на регистрацию в Патентное ведомство Российской Федерации с последующей передачей зарегистрированных экземпляров по одному для каждой Стороны.
17. Адреса и реквизиты Сторон
Лицензиат:
___________________________
Банковские реквизиты:
Лицензиар :
____________________________
Банковские реквизиты:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар:
________________ / __________________ /
Лицензиат:
________________ / __________________ /
Приложение о Территории
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___.___.______
ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар:
________________ / __________________ /
Лицензиат:
________________ / __________________ /
Приложение о Товарном знаке
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___.___.______
____________________________
Свидетельство №_____________
____________________________
Свидетельство №_____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар:
________________ / __________________ /
Лицензиат:
________________ / __________________ /
Приложение о ценах на Продукцию
к Лицензионному Соглашению №__________ от ___.___.______
Стороны установили следующие минимальные цены на Продукцию:
Продукция Цены
ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиар:
________________ / __________________ /
Лицензиат:
________________ / __________________ /
Консультация: (495) 921-22-31; Задать вопрос юристу
Статьи и новости по теме:
11.02.2020 Патентная система налогообложения теперь будет в сельском хозяйстве
Члены Совета Федерации одобрили законопроект, который включает в себя внедрение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве.
28.09.2018 Банк Америки хочет запатентовать технологию на основе Интернета вещей
10.09.2018 Количество заявок на патенты в РФ не растет
На последней пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал о последних событиях
07.04.2017 Индия усовершенствовала процедуру регистрации товарных знаков
Новые правила о товарных знаках, вступившие в силу в марте этого года в Индии, предлагают полностью цифровую, простую и ускоренную процедуру регистрации товарных знаков
15.03.2017 Товарные знаки и информационная символика охраны прав
При взаимодействии с товарными знаками необходимо понимать, каким образом должна использоваться информационная символика. Законы, регулирующие использование такой символики, варьируются в зависимости от юрисдикции. Последствия неправильного использования разнообразны: от претензий по поводу ложной рекламы до штрафов, а в некоторых странах даже уголовной ответственности
09.02.2017 Подаём иск о нарушении патентных прав в США
Как подать иск в суд о нарушении патентных прав в США? Что делать, если ответчик ставит под сомнение ваши аргументы?
27.01.2017 Единый механизм регистрации и защиты патентов в Европе
Опубликовано обновлённое расписание для финальной стадии подготовки к открытию Единого патентного суда. В расписании указано, что суд может начать рассмотрение дел уже в декабре 2017 года, как только соглашение по проекту вступит в силу
19.01.2017 Защита товарного знака в режиме онлайн за один шаг
Крупный регистратор доменов запустил обновленный инновационный сервис защиты товарных знаков в новых доменах >>
01.10.2014 В Таможенном Союзе обсуждают защиту товарных знаков своих правообладателей
В Минске состоялась специализированная международная конференция по товарным знакам «Защита брендов в Таможенном союзе, СНГ и глобальном мире», организованная национальными ассоциациями Белоруссии, Казахстана и России. Поддержку мероприятия оказывает правительство Беларуси, Исполком СНГ и Евразийская экономическая комиссия
10.07.2014 Совет Федерации против злоупотреблений правообладателей товарных знаков
В Верхней палате Парламента России инициируется создание Межведомственной рабочей группы для выработки поправок к Гражданскому кодексу, имеющих цель законодательно ограничить возможности злоупотребления со стороны правообладателей товарных знаков
Использование товарного знака
Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.
Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.
Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.
Предоставление права использования товарного знака
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.
Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».
Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:
| 1 | Неисключительная лицензия |
| Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. | |
| 2 | Исключительная лицензия |
| Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. |
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор необходимы следующие сведения:
| 1 |
|
Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.
Исключительная и неисключительная (простая) лицензия
В зависимости от объема прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, остающихся у лицензиара, выделяются два вида лицензионных договоров:
— исключительная лицензия — договор, в соответствии с которым лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ);
— простая (неисключительная) лицензия — договор, в соответствии с которым лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Внимание
По умолчанию (то есть, если лицензионным договором не предусмотрено иное), лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).
Следовательно, для того, чтобы лицензия была признана исключительной, на это должно быть прямо указано в тексте лицензионного договора. При этом использование термина «исключительная лицензия» необязательно. Важно, чтобы в договоре указывалось или из договора прямо следовало, что лицензиар не вправе заключать лицензионные договоры о предоставлении права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации аналогичными способами другим лицам.
Если предоставление права использования интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ), информация о виде лицензионного договора (о предоставлении права использования интеллектуальной собственности на условиях простой (неисключительной) либо исключительной лицензии) должна содержаться в заявлении о государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которое стороны договора представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Если такое заявление подает одна из сторон, сведения о виде лицензионного договора должны быть указаны в документе, прилагаемом к заявлению стороны (в подписанном сторонами лицензионного договора уведомлении о состоявшемся распоряжении исключительным правом, в удостоверенной нотариусом выписке из лицензионного договора либо в самом договоре) (п. 3 ст. 1232 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее — Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014)*(1).
Поскольку один лицензионный договор может предусматривать несколько способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, он может включать условия как об исключительной, так и о простой (неисключительной) лицензии. Иными словами, в отношении одних способов использования объекта интеллектуальной собственности договор может предусматривать запрет лицензиару предоставлять право использования такого объекта аналогичными способами, а в отношении других — разрешать предоставление права использования (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).
Например, в лицензионном договоре о предоставлении права использования аудиовизуального произведения (фильма) может быть предусмотрено, что права на воспроизведение фильма на носителях в определенном количестве экземпляров, распространение фильма, импорт с целью распространения предоставляются на условиях исключительной лицензии, а права на использование фрагментов фильма, отдельных кадров из него в рекламных целях, перевод фильма на другие языки — на условиях простой (неисключительной) лицензии (постановление Восьмого ААС от 19.08.2011 N 08АП-4921/11).
Другой пример — в отношении одной и той же территории правообладатель товарного знака может предоставить разным лицам право использования товарного знака в отношении различных товаров и/или услуг (ст. 1489 ГК РФ, п. 3.1.9 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186, далее — Рекомендации). Либо, если одним патентом на изобретение охраняется группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, и при этом в формуле изобретения содержится несколько независимых пунктов, то исключительная лицензия может предоставляться по каждому изобретению, защищенному независимым пунктом формулы (п. 3.1.10 Рекомендаций).
Необходимо отметить также, что понятия «исключительное право» (на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) и «исключительная лицензия» не равнозначны.
При заключении лицензионного договора передачи лицензиату исключительного права на интеллектуальную собственность не происходит (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) независимо от того, идет ли речь об исключительной или о простой (неисключительной) лицензии. Поэтому, как подчеркивали судьи применительно к нормам ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014, условие об исключительной лицензии означает только то, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам права использования объекта интеллектуальной собственности теми же способами и на той же территории в пределах срока лицензионного договора, вместе с тем он не лишается права на самостоятельное использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе способами и на территории, которые оговорены в лицензии (постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Но с указанной даты законом установлен запрет на использование лицензиаром результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, п. 1 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).
Условие об объеме прав лицензиара (исключительная либо неисключительная лицензия) имеет значение для определения лица, которое вправе защищать нарушенное третьими лицами исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Воспользоваться способами защиты, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ, в частности потребовать выплаты компенсации за нарушение исключительного имущественного права, лицензиат может только в том случае, если лицензионный договор с ним заключен на условиях исключительной лицензии (ст. 1254 ГК РФ, п. 27 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, постановление Восьмого ААС от 04.06.2012 N 08АП-3050/12).
_____________________________
*(1) До вступления в силу Закона N 35-ФЗ положения ГК РФ предусматривали необходимость государственной регистрации лицензионного договора в случаях, когда государственной регистрации подлежал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставлялось по такому договору (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014). В связи с этим в государственной регистрации лицензионного договора могло быть отказано ввиду наличия внутренних противоречий между терминологией договора и условиями об объеме прав лицензиара, например, если в договоре указывалось, что лицензия является неисключительной, но в тексте самого договора содержалось положение о том, что за лицензиаром не сохраняется право на предоставление лицензий третьим лицам (или аналогичное положение). То же самое могло произойти, если в текст договора о предоставлении исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации включалось положение о том, что лицензиар может предоставить право на использование этого объекта интеллектуальной собственности другим лицам (п. 3.1.8 Рекомендаций).