Понятие лицензионного договора

Ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По юридической природе лицензионный договор:

• • консенсуальный,
  • взаимный,
  • возмездный (как правило).

1. 1. Лицензиар — это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).
   2. Лицензиат — это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

П. 6 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Однако, с учетом традиционной для гражданского права дихотомии, предмет лицензионного договора является сложным (…) и включает:

1. 1. результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору
   2. способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

• • предмет договора;
  • территория, на которой действует договор;
  • срок действия договора;
  • размер и порядок выплаты вознаграждения.

Виды лицензионных договоров:

• • договор о предоставлении простой (неисключительной) лицен­зии, предусматривающий право пользователя (лицензиата, обладателя лицензии) использовать соответствующий объект (результат интеллек­туальной деятельности или средство индивидуализации) с сохранени­ем за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК);
  • договор о предоставлении исключи­тельной лицензии, по которому лицензиар лишается права выдачи ли­цензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК).

ВАЖНО! В случае выдачи исключительной лицензии лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При этом в интересах правообладателя п. 2 ст. 1236 ГК установле­на презумпция простой (неисключительной) лицензии, предполагаю­щая наличие исключительной лицензии лишь в случаях, прямо преду­смотренных лицензионным договором (и тем самым также оставляю­щая за правообладателем максимально возможные правомочия). В этих же целях предусмотрено, что право (а по сути способ) использования соответствующего объекта, прямо не указанное в лицензионном дого­воре, не считается предоставленным лицензиату-пользователю (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК).

Допускается также возможность заключения такого лицензионного договора, по условиям которого одни способы (способ) использования соответствующего объекта оформлены по принципу простой (неис­ключительной) лицензии, а другие (другой) — по принципу исключи­тельной лицензии, т.е. в одном и том же договоре происходит сочета­ние этих двух различных видов лицензий («смешанная лицензия»).

При использовании объектов патентного права и селекционных дос­тижений, охраняемых патентом, допускается предоставление открытой лицензии, в силу которой любое лицо вправе использовать соответст­вующий результат интеллектуального творчества на условиях, уста­новленных патентообладателем (ст. 1368 и 1429 ГК).

Виды лицензионных договоров по объектам ис­ключительного права

Кроме того, лицензионные договоры различаются по объектам ис­ключительного права. При этом речь идет о лицензионных договорах о предос­тавлении права использования:

• • произведения (ст. 1286 ГК), в том чис­ле по издательскому лицензионному договору (ст. 1287 ГК);
  • объекта смежных прав (ст. 1308 ГК);
  • изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК);
  • селекционного достижения, охраняемого патентом (ст. 1428 ГК);
  • топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК);
  • секрета производства — ноу-хау (ст. 1469 ГК);
  • товарного знака (ст. 1489 ГК);
  • единой технологии (ст. 1550 ГК).

Виды лицензионных договоров в зависимости от вида лицензии

(далее «на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» для краткости заменено на «…на использование…»)

По виду лицензии различают лицензионные договоры (теория, особенности ГК РФ — в статьях):

• • на «чистые» лицензии (если права на использование предоставляются в рамках самостоятельного договора, а не в составе других сделок);
  • на сопутствующие лицензии (передача прав на использование в составе других сделок);
  • на возвратные лицензии (предоставляет лицензиару право на использование объекта или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору; обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из раздела (или статьи) «Технические усовершенствования и новые патенты», включаемой в основной лицензионный договор);
  • на перекрестные лицензии (кросс-лицензии, подразумевают взаимное предоставление прав на использование различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга);
  • на принудительные лицензии (выдаются компетентным государственным органом или судом заинтересованному лицу в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий; ст. 1239 ГК РФ);
  • на открытые лицензии (предоставление права на использование на основании официального заявления патентообладателя в компетентный государственный орган о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу; ст. 1286.1, ст. 1368 и 1429 ГК);
  • на обязательные лицензии (разрешение на использование прав, выдаваемое компетентным госорганом без согласия патентообладателя);
  • на сублицензии (право на использование, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом; ст. 1238 ГК РФ).

П. 2 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Исключения (например, ст. 1286 ГК РФ):

• • в устной форме — лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании ;
  • путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

Стороны лицензионного договора

1. Лицензиар — это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).

2. Лицензиат — это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Форма лицензионного договора

Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:

§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;

§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.

Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.

При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.

Структура и форма лицензионного договора

Форма лицензионного контракта может содержать следующие разделы:

1. Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат должен четко сформулировать свое желание приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность действий лицензиара по совершение продажи прав.

2. Предмет соглашения и определение понятий. В этом разделе необходимо указать вид лицензионной сделки и прописать различные варианты использования лицензии, а также дать точное определение объекта интеллектуальной собственности.

3. Территория использования лицензии.

4. Гарантии и ответственность сторон. Пользователь лицензии (лицензиат) обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель (лицензиар) должен предоставить пользователю лицензии юридические гарантии.

5. Техническая поддержка. В этом разделе описывается объем технической помощи, которую может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.

6. Порядок расчетов. В этом разделе оговаривается, каким способом лицензиат должен осуществлять платежи за пользование лицензии.

7. Обеспечение конфиденциальности.

8. Защита передаваемых прав.

9. Разрешение возникающих споров.

10. Срок действия и порядок изменения или расторжения лицензионного договора.

11. Юридические адреса и подписи сторон.